ACC INSIGHT: Nota Técnica INPI Caducidade do Registro de Marcas

No final de 2022 o INPI se reuniu para discutir o aprimoramento dos serviços relacionados ao registro/averbação de contratos de tecnologia. As discussões foram motivadas a partir de debates no Seminário Conjunto organizado pela Licensing Executive Society (LES) Brasil e pela International Chamber of Commerce - ICC-Brasil, em novembro de 2022.

Na referida reunião,

Nota Técnica INPI/CPAPD nº 03/2022 (19/12/2022)

Em dezembro de 2022 o INPI publicou a Nota Técnica nº 03/2022 no que compete a caducidade do registro de marcas. De maneira geral, o detentor da marca tem o dever de utilizá-la tal como concedida ou sem alteração de seu caráter distintivo original, e em caso de pedido de caducidade o titular poderá se manifestar dentro do prazo legal.

Para solicitar o pedido de caducidade é preciso demonstrar o Legitimo Interesse podendo se basear em direitos já adquiridos ou na expectativa de direitos, sempre observado o princípio da especialidade. Tal requisito será analisado com base no momento da interposição da caducidade.

A próxima etapa é o juízo de admissibilidade, onde serão verificados os prazos de interposição, o legítimo interesse e o comprovante de pagamento. Em resposta, o titular da marca poderá comprovar o seu uso, devendo ser compatível com a função essencial da marca.

O uso da marca deve incidir em produtos ou serviços que são oferecidos para consumidores ou que já são comercializados no mercado de bens e serviços. A simples preparação para a utilização da marca constitui utilização interna e não uso nas atividades comerciais.

Para que a prova seja considerada válida, ela precisará cumprir os seguintes pontos:

Ser emitidas pelo titular do registro ou permitir a identificação do titular do registro. Caso o uso de marca seja realizado por licenciado terceiro autorizado, devem ser apresentados os documentos que comprovem o licenciamento ou autorização de uso;
Estar datadas dentro do período de investigação;
Fazer referência à marca conforme concedida ou com alterações mínimas que não modifiquem seu caráter distintivo original;
Demonstrar a marca concedida assinalando os produtos ou serviços discriminados no certificado de registro.

Para além desses pontos, o INPI discriminou mais possibilidades de comprovação de marcas e seus requisitos, por exemplo, o uso de documentos digitais e uso da marca na internet. Indicou, também, documentos que não comprovam o uso efetivo da marca registrada.

Estabeleceu que o titular do registro não precisa comprovar ou justificar o desuso da marca durante os primeiros 5 anos da concessão do registro.

A nova redação do manual ampliou os exemplos para a análise do caráter distintivo original, indicando possibilidades para adição, omissão e retirada de elementos da marca.

Ainda, o INPI trouxe exemplos de razões que não aceitará como legítimas para provar o desuso da marca, em especial, as decorrentes de decisões de responsabilidade do titular do registro de marca, tais como: reformulação dos negócios da empresa, reposicionamento da marca, crise financeira do titular do registro ou de sócios da empresa, disputas entre sócios, término de sociedade, entre outras.

A declaração de caducidade pode ser parcial ou total:

Parcial: quando não se comprova o uso da marca no período investigado ou não se justifica o desuso do sinal para parte dos produtos ou serviços assinalados, declara-se a caducidade somente para aqueles itens da especificação, mantendo-se vigente o registro para os demais.
Total: A declaração de caducidade pode ser feita por falta de contestação por parte do titular, que não apresentou provas de uso no prazo legal, por não ter sido iniciado o uso da marca decorridos 5 anos da sua concessão, pela interrupção do uso da marca por mais de 5 anos consecutivos, ou ainda por não ter sido justificado o desuso do sinal registrado.

Fonte: https://www.gov.br/inpi/ptbr/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_03_22.pdf