Caso PRADA x CBD: a importância do registro de marca

Uma marca é todo sinal ou símbolo capaz de distinguir e identificar um produto, serviço, pessoa ou empresa. Está entre os mais importantes patrimônios de uma empresa, pois constitui a principal ligação entre o negócio e o cliente. É, ainda, uma forma de identificação e diferenciação e, por isso, pode ser entendida como o referencial da qualidade daquele produto ou serviço.

A marca colabora para a construção da reputação da empresa e constitui um importante fator na tomada de decisão do consumidor em consumir, contratar, adquirir ou não determinado produto ou serviço:

“A marca passou a ser um diferencial baseado na imagem e no conceito que os fabricantes queriam transmitir ao grande público consumidor. As marcas, então, acabaram conferindo personalidade aos produtos e, também, às corporações que as produziam” (SILVA, 2014, p. 286).

Com a finalidade de regulamentar os direitos e as obrigações relativas à concessão do registro de marcas no Brasil, a Lei de Propriedade Industrial foi promulgada em 1996, regulamentando igualmente o registro de patentes, desenhos industriais, entre outros.

O Registro de Marca é um título emitido pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual), que concede a propriedade sobre a marca e o direito de utilizá-la com exclusividade no segmento de atuação em todo o Brasil, podendo ser estendido para mais 137 países. O registro é a única forma de protegê-la legalmente de possíveis copiadores e da concorrência.

Qualquer pessoa física ou jurídica que esteja exercendo atividade legalizada e efetiva pode requerer o registro de uma marca. Com duração inicial de dez anos, podendo ser prorrogada.

Recentemente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgou processo distribuído pela Prada em face da Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), que tem em seu portfólio negócios como o Pão de Açúcar, o Extra, o Compre Bem e o Assaí.

O processo foi proposto, em 2006, sobre o fundamento que a CBD estaria realizando a comercialização não autorizada de produtos como pentes, escovas de cabelo e itens de higiene pessoal, utilizando elementos e signos que remetiam a marca italiana.

Em primeira instância, o juiz determinou que a CBD interrompesse a comercialização de qualquer produto com a marca Prada, em seus supermercados, além de condenar a empresa ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação por arbitramento. Ainda, determinou a condenação de duas das empresas importadoras ao ressarcimento dos valores que a CBD fosse obrigada a pagar para a grife italiana.

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve as condenações proferidas. Por sua vez, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento parcial ao recurso da Prada, condenando a CBD, também, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil.

Segundo disposto no art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial, a violação do direito de exclusividade conferido pela concessão do registro marcário fica caracterizada quando, para designar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, disponibilizados no mercado, são utilizados sinais suscetíveis de gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada.

O Código de Defesa do Consumidor também coíbe o uso de nomes empresariais e marcas que possam causar prejuízos aos consumidores, tal como ocorreria caso fosse possibilitada a convivência de sinais distintivos idênticos, registrados por empresas diferentes, passíveis de causar confusão ao público interessado.

No caso em comento, verificou-se que a venda de produtos com a marca Prada induzia os consumidores em erro, fazendo crer que estavam adquirindo mercadorias fabricadas pela grife internacional.

A Ministra Nancy Andrighi, relatora do presente caso, asseverou em seu voto que, de acordo com a jurisprudência do STJ, nos casos de uso indevido de marca, o dano moral advém da ofensa à imagem, à identidade ou à credibilidade do titular dos registros que foram violados. Destacou ainda, que para a fixação do quantum indenizatório deverão ser sopesadas as circunstâncias específicas de cada caso, como: a gravidade do dano, a reprovabilidade da conduta, a repercussão do fato e o porte econômico dos envolvidos. 

Contudo, todas as decisões proferidas pautaram-se no fato de a empresa italiana ter obtido o registro da marca Prada em período anterior a própria constituição da empresa brasileira que comercializava os produtos sem autorização, salientando, ainda, que a reputação da Prada restou prejudicada em razão do seu uso indevido.

Nesse contexto, o Poder Judiciário ressalta a importância obtida pelo instituto da “marca registrada” e o alcance dos direitos a ele inerentes. Mas, para além dos direitos do detentor da marca, que tem a exclusividade sobre seu uso, há que se trazer à discussão os direitos dos consumidores, que encontram nesse “símbolo distintivo” um referencial de produto e mercado. E, portanto, em havendo uso indevido de uma marca, seus detentores e consumidores devem ser ressarcidos pelos dados econômicos e morais decorrentes.

SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes consumistas: do consumo à compulsão por compras. 1. Ed. São Paulo: Globo, 2014.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.730.067 - SP (2018/0058693-7). https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2014415&num_registro=201800586937&data=20201218&formato=PDF